職務発明をめぐる最近の動きについて −平成16年法改正を踏まえて−
明和総合法律事務所 弁護士・弁理士 植村 元雄
近年、職務発明をめぐる訴訟が注目され、この問題についての関心が高まっております。
そこで、本号では特許法改正や最近の裁判の動向など、日本における職務発明をめぐっての動向について、弁護士・弁理士 植村 元雄 氏より解説していただきます。
１ 職務発明とは
職務発明を一口で言えば、従業者等（役員を含む）が職務上なした発明であり、法律の定義によれば、従業者等がなした発明であって、その発明の性質上、企業の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為が、従業者の現在又は過去の職務に属する発明をいう（特許法35条1項）。
したがって、例えば、化学化合物の開発を業とする企業において、無機化合物の開発を研究対象としている従業者が新たな無機化合物を発明した場合はもとより、過去に無機化合物を研究していた従業者が、有機化合物の開発に配置転換された後に、新たな無機化合物を開発した場合も職務発明の対象となる。
しかし、営業社員のように研究開発を職務としない者が化学化合物を開発した場合は、職務発明ではなく、自由発明となる。
２ 職務発明の効果
特許法は、原則として、職務発明についての特許を受ける権利は、発明をした研究者個人に帰属し、企業は、その発明についての無償の通常実施権を有する旨を規定している（35条1項）。
しかし、このままでは、企業は発明の対象である特許を他社にライセンスすることもできず、他方、発明者は自由にライセンスすることができるので、資金や設備等を提供した企業にとって、極めて不利な結果になる。このため、特許法は、予め、職務発明についての特許を受ける権利を企業等の使用者が承継する旨の契約や職務発明規程を設けることを認め（予約承継）、他方、権利を承継する場合に、相当の対価を企業から受ける権利を発明者に認めている（35条3項）。
なお、前述の自由発明については、予め権利承継を契約しておいてもその合意は無効である。したがって、この場合は、発明完成後に発明者と交渉して権利譲渡を受けることになる。
３ 対価の意味
権利承継の場合に、企業に対して請求できる対価の額は、その発明により企業が受けるべき利益の額及びその発明について企業が貢献した程度を考慮して定めるとされていた（旧法35条4項）。
ここで注意しなければならないのは、その発明により企業が受けるべき利益とは、発明実施による利益ではなく、権利独占による利益という点である。元々企業には無償の通常実施権が認められているから、この実施権の範囲を超える権利独占による利益が、権利承継の対価の算定対象となる。
その最も顕著な例が、ライセンス料である。なぜならば、企業が無償の通常実施権を有しているだけであれば、自己実施は可能であるが、他社へのライセンスはできず、権利承継を受けることによって初めてライセンスできるからである。
４ 対価をめぐる最近の判例
平成15年4月22日に、職務発明の対価についての最高裁判決が出た。この最高裁判決は、職務発明規程に定める対価が、法の定める｢相当の対価｣に満たないときは、発明者は、職務発明規程で定める対価の額に縛られず、不足分を請求できるとするものである。この最高裁判決の前後から、高額の対価を認める判決が、以下の通り出ている。
平成14年11月29日東京地裁判決 3,474万円（日立製作所事件）
平成15年4月22日最高裁判決 約230万円（オリンパス事件）
平成15年8月29日東京地裁判決 約1,130万円（日立金属事件）
平成16年1月29日東京高裁判決 約1億3,000万円（日立製作所事件）
平成16年1月30日東京地裁判決 200億円（日亜化学工業事件。尚、604億円を認めている）
平成16年2月24日東京地裁判決 約1億9,000万円（味の素事件）
５ 職務発明規定に関する法改正の動き
前記最高裁判決は、対価について職務発明規程に縛られないとしたうえ、対価請求権の消滅時効を勤務規則等に定める対価の支払時期から10年間としていることから、相当の期間が経過した後に、その発明の価値を見定めたうえで高額の対価請求がなされる可能性があり、企業に不測の過大な負担を強い、企業活動に重大な影響を及ぼすことが懸念された。
このため、第159回通常国会において、職務発明に関する特許法35条が改正され、発明の対価について一定の枠組みがなされることになった。この改正法の施行日は平成17年4月1日である。
６ 職務発明規定に関する法改正の概要
改正された職務発明制度の規定は、以下の通りである。
「契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価（権利承継等の対価 筆者註）について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであってはならない。」（35条4項）
「前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならない。」（35条5項）
この新職務発明制度の概要等については、特許庁が平成16年8月に公表した「新職務発明制度における手続事例集（案）」に詳細に記載されている。
従来の職務発明制度においては、勤務規則等で職務発明に係る対価が規定されている場合であっても、裁判所が算定する対価の額が「相当の対価」であるとされていた。これに対し、今回の新職務発明制度に関する規定の特徴は、対価の決定について、原則として企業と従業者間の「自主的な取決め」に委ねることが適切であるとした点にあり、契約や勤務規則等において、職務発明に係る対価について定める場合に、その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められない限り、その対価がそのまま「相当の対価」として認められることになる。
つまり、対価決定の基準策定から対価の支払にいたるまでの全過程の中には、どのような手続が行われたかという手続的要素と、対価決定基準の内容や最終的に決定された対価の額といった実体的要素の双方が含まれるが、不合理性の判断については、実体的要素は、手続的要素と比較して、補完的に考慮されることになるのである。したがって、手続が不合理と認められない場合には、対価が低額であっても結果的に不合理であると評価される可能性は低いと考えられる。しかし、過度に低額の場合には、総合的な判断において、不合理と評価される可能性があるので注意を要する。
新職務発明制度下の対価請求訴訟においては、裁判所は、対価規程に基づく対価の支払が不合理ではないと認定された場合には、「相当の対価」の審理は行わない。そして、その不合理性が立証されたとき、または対価規程がそもそも存在しない場合には、裁判所が「相当の対価」を決定することになる。
７ ４項の「基準」、「協議」について
新職務発明制度は、対価決定のための基準策定に際して、企業と従業者との間の協議状況を考慮要素としている。なお、ここでの、「基準」には、一般的に労働協約や就業規則も含まれると解されている。
また、「基準」には、対価の算定方法が記載されることになるが、ここで、売上高又は利益という実績に比例する方法で対価を決定して支払うことを定めつつ上限額を定めてもよい。但し、上限額を超えるような大発明を想定していない場合は、大発明の対価算定にあたっては、後記の「協議」がなされなかったと評価される可能性がある。
「協議」の対象者は、対価基準の適用が想定される従業者である（役員を含む）。協議の方法は、個別に行う方法、対象者全員と一堂に会す等集団的に行う方法、労働組合の代表者のような対象者の代表者を通じて行う方法が考えられるが、対象者の代表者と協議する場合は、その代表者が対象者から明示ないし黙示に協議についての委任を受けている必要がある。
多数決により選出した代表者に協議権限を委任することを前提として多数決によって代表者を選出した場合には、その選出に反対した従業者との関係においても正当な代表者と考えられる。
労働組合の代表者の場合は、その労働組合に対象者の一部が未加入の場合は、未加入の対象者とは別途協議を要する。また、代表者は、組合員から明示ないし黙示の協議委任を受けている必要がある。
なお、前記事例集（案）は、仮に合意にいたらなったとしても、実質的に協議が尽くされたと評価される場合には、協議の状況としては、不合理性を否定する方向に働くとしている。
８ ４項の「基準の開示」について
新職務発明制度は、策定された基準の開示の状況を考慮要素としている。ここに、「開示」とは、策定された基準を適用対象者に対して提示することを意味し、適用対象者が、随時その基準を見られるようにしておく。その方法については、常時、対象者が見やすい場所に掲示する方法、基準を記載した社内報等を従業者に交付する方法、従業者が常時アクセス可能なイントラネットにおいて公開する方法等が考えられる。
９ ４項の「意見聴取」について
新職務発明制度は、職務発明の対価の算定に際してなされる発明者からの意見聴取の状況を考慮対象としている。
「意見の聴取」は、一方的に発明者から意見を聞くだけで、企業側が回答しない場合は、意見の聴取の状況からは不合理性肯定の方向に働くものと考えられる。
企業としては、聴取した意見を検討し、必要があれば対価の額を再度算定するなどの措置をとるべきである。また、対価の算定について、見解の相違が生じた場合には、社内の諮問機関等の審査や社外の仲裁機関を利用する制度を設けておくと、不合理性をより否定する方向に働くであろう。
そして、このような、誠実な対応を行っていれば、意見聴取の結果として、発明者と合意に至らない場合にも不合理性を否定する方向に働くものと考えられる。
１０ 結び
新職務発明制度においては、対価を定めるにあたって、不合理性の恐れを極力排除することが肝要である。そのためには、手続面の慎重な整備が必要となる。
尚、以上の新制度の解説は、特許庁の平成16年8月付「新職務発明制度における手続事例集（案）」を基にしているので、詳しくは同庁のホームページ（http://www.jpo.go.jp/iken/index.htm）を参照されたい。